¿A que se refiere el término Limitación de Productos en un Registro de Marca?

El registro de marcas en copropiedad, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial requiere de la celebración de un contrato de reglas de uso que debe acompañarse a la solicitud. Es común que el IMPI haga el siguiente requerimiento respecto de dicho contrato de reglas de uso:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 fracción V y 119 de la Ley de la propiedad Industrial, a efecto de continuar con el trámite de su registro, y toda vez que éste último fue solicitado en copropiedad; se le requiere para que en términos de los artículos 116 y 180 de la Ley en comento, 5° y 58 de su Reglamento, proceda a presentar el convenio correspondiente, donde además de lo ya establecido en el convenio que presenta con su solicitud, señale las estipulaciones sobre la limitación de productos según el artículo 94".

De todos los fundamentos legales que proporciona el IMPI, los artículos 116 de la Ley y 58 del Reglamento son los que de verdad aportan a solventar las deficiencias del Contrato de Reglas de Uso. Me permito iluminar a todos aquellos que no están familiarizados con el marco jurídico de la Propiedad Industrial acerca de los artículos en los que el IMPI está fundando y motivando su requerimiento:

Artículo 116 LPI. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de 2 o más personas, se deberán presentar con la solicitud las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenido por los solicitantes.

Artículo 58 RLPI. Las reglas de uso que menciona el artículo 116 LPI deberán pactarse por escrito y deberán incluir estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelación a la que se refiere el artículo 154 de la ley y sobre la representación común. 

El término que pudiera ser nuevo para muchos es limitación de productos. La LPI en su artículo 94 solo dice lo siguiente:

Artículo 94. Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. 

De la lectura aislada del artículo anterior, pudieran surgir los siguientes cuestionamientos: ¿De que sirve que la ley faculte al solicitante para limitar los productos que quiere proteger con su marca? ¿Por qué lo plantea como una facultad o un derecho a favor del solicitante cuando más bien pareciera una restricción?

El abogado César Armando Ramírez Esteves, especialista en Propiedad Intelectual, ayuda a resolver estas dudas en un post de su blog:

"La misma Ley de la Propiedad Industrial establece que la marca debe de utilizarse tal y como fue registrada, en territorio nacional y para los productos o servicios para los cuales fue registrada, lo que implica, en un principio, que si la marca fue registrada para amparar 80 productos, existe la obligación de utilizarla en la totalidad de dichos productos, ya que precisamente de esa idea por parte del legislador se establece en la propia Ley la posibilidad de limitar los productos a proteger (¿Para que establecer la posibilidad de limitar los productos si no estoy obligado a utilizar la marca en todos ellos?)" (Ramírez, 2010).

Conociendo la capacidad de César, no cabe duda de que leyó y analizó acertadamente los artículos 128 y 130 de la LPI, mismos que transcribo a continuación:

Artículo 128. La marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. 

Artículo 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro...

La ley es muy clara en este punto. Como también menciona César en el mismo artículo, muchos especialistas en PI recomiendan a sus clientes el registro de la marca amparando todos los productos de la clase, cuando resulta prácticamente imposible que una empresa fabrique la totalidad de los productos contenidos en una clase. Recordemos que el clasificador de Niza enlista cerca de 1000 productos en la clase 1. Una marca que está registrada utilizando solo los títulos de la clase se encuentra expuesta a la caducidad de su registro por no usarse en los productos o servicios para los cuales fue registrada.

El Sistema de Consulta Externa de Marcas evidencia que hay un número considerable de marcas que se encuentran registradas utilizando todo el título de la clase, es decir que en estricto sentido, tienen la obligación de comercializar los 1000 productos, so pena de que su marca caduque. El beneficio de la limitación de productos del artículo 94, que era poco evidente, ahora resalta como una herramienta atractiva y útil para minimizar el riesgo de la caducidad de la marca. 

Volviendo al requerimiento citado casi al principio del presente artículo, cuando el IMPI requiere al solicitante para que en su convenio "señale las estipulaciones sobre la limitación de productos" lo que busca no es darle una última oportunidad a los copropietarios para que limiten los productos que protegen con su marca, sino que estipulen de que manera van a solicitar al IMPI esta limitación en caso de que la lleguen a necesitar en algún momento. Algunas opciones son que dicha solicitud deba tener la firma de todos los copropietarios, que se apruebe por mayoría o bien que baste con la firma del representante común. Sea cual sea el caso, el Contrato de Reglas de Uso debe de establecerlo claramente, de otro forma, el IMPI tendrá por no solventado ese requerimiento. Ahora que si desde un principio el Contrato ya lo estipula, que mejor. 

Un pequeño ejemplo para concluir: se registra una marca amparando 15 productos, pero con el paso del tiempo el empresario se da cuenta de que no le conviene comercializar o fabricar 7 de estos. De conformidad con el artículo 130, si en tres años no usa los 15 productos, su marca podría ser declarada como caduca, sin embargo, si antes de ese lapso de tiempo el solicitante ejerce su derecho de limitación de productos y solicita al IMPI que limite su ámbito de protección únicamente a los 8 productos que le conviene fabricar, en teoría, eliminaría esa posibilidad de declaración de caducidad.

Es normal que una marca se registre tratando de proteger una gran cantidad de productos o servicios por la incertidumbre de su crecimiento y el anhelo de abarcar un abanico de productos amplio para reducir la posibilidad de que existan competidores. Esto no es necesariamente malo, siempre y cuando se haga valer el derecho de limitación de productos en el tiempo que la ley permite. La limitación de uso es un beneficio malamente olvidado por los especialistas en PI, ya que constituye herramienta que juega a favor de los solicitantes y que no debe pasarse por alto.

Bibliografía 

Ramírez Esteves, C. (17 de junio de 2010). ¿Se pueden modificar los productos amparados por un registro de marca?. En Propiedad Intelectual y Registro de Marcas en México. Consultado el 20 de febrero de 2016.

<http://ramirezesteves.com/2010/06/17/modificar-los-productos-amparados-por-un-registro-de-marca/>